一、申请前提:可专利主题与排除范围
意大利专利申请需遵循《意大利知识产权法》规定,仅对符合特定条件的发明授予专利。可专利的发明需满足 “新颖性、创造性、工业应用性” 三大核心要件,覆盖所有技术领域。
企业需重点关注不可专利的主题,避免申请无效:
1.发现、科学理论、数学方法;
2.智力活动、游戏或商业方法的计划、原则及流程,计算机程序;
3.信息呈现形式;
4.人体 / 动物的外科治疗、治疗及诊断方法;
5.植物品种、动物物种及本质上生物的生产方法(含基因修饰植物品种,若发明仅由该修饰构成);
6.人类胚胎及发育各阶段的人体,人体元素(含基因序列)的单纯发现;
7.商业利用违反人格尊严、公共秩序、道德准则,或危害健康、环境、生物多样性的发明。
二、申请路径与主管机构
(一)申请渠道
企业可通过两种核心路径在意大利获得专利保护:
1.国家专利申请:直接向意大利专利商标局(UIBM)提交申请,仅在意大利境内生效;
2.欧洲专利延伸:通过欧洲专利局(EPO)申请欧洲专利,并指定意大利为生效国;或申请欧盟单一专利(Unitary Patent),其在意大利自动生效(意大利已签署并批准《统一专利法院协议》)。
关键新规:2023 年 8 月 23 日生效的改革允许同一发明的意大利国家专利与欧洲专利(或单一专利)共存(二者需有相同申请日或优先权日),企业可选择通过国家法院或统一专利法院(UPC)执法,提升战略灵活性。
(二)主管机构与救济途径
1.审查机构:UIBM 负责意大利国家专利的受理、审查与授权;EPO 负责欧洲专利的审查授权;
2.异议与上诉:意大利无专利局层面的第三方异议程序,第三方仅能通过法院挑战专利有效性;对 UIBM 的驳回决定、注册拒绝等行政决定,申请人可向专利商标局上诉委员会(Commissione dei Ricorsi)提起上诉,对该委员会决定不服的,可进一步向意大利最高法院(Corte di Cassazione)上诉。
三、申请关键规则与期限
(一)核心期限要求
1.专利保护期:自申请日起 20 年,不可续展;
2.优先权:需遵循《巴黎公约》规定的优先权原则,意大利无额外宽限期;
3.补充保护:仅针对药品和植物保护产品,可通过补充保护证书(Supplementary Protection Certificate)延长专利期限,最长延长 5 年,以弥补注册审批耗时。
(二)申请及修改规则
1.申请文件:需符合 UIBM 或 EPO 的形式要求,明确记载发明的技术方案,确保描述清晰、完整(否则可能成为专利无效理由);
2.专利修改:授权后仅可申请 “限制性修改”,不得超出原申请的保护范围;在专利无效诉讼中,专利权人可在诉讼任一阶段提交修改后的权利要求,但需限于原申请内容,不得扩大保护范围;
3.双重专利禁止:企业不可就同一发明同时获得发明专利和实用新型专利,仅可同时提交两类申请,UIBM 最终仅批准其一。
四、申请后的权益管理与风险防控
(一)许可与强制许可
1.许可协议:专利许可条款需遵守欧盟《技术转让条例》(316/2014)的反垄断限制,禁止固定价格、限制产量、分割地理市场等反竞争条款;
2.强制许可情形:
专利授权 3 年或申请日 4 年后(以较晚者为准),未实施或实施程度与意大利市场需求严重不符(因不可抗力未实施的除外);
从属专利情形:后一专利的实施需依赖在先专利,且后一专利具有显著技术进步和重大经济价值。强制许可为非独占许可,被许可人需支付合理补偿,此类许可在意大利并不常见。
(二)专利有效性与侵权应对
1.有效性挑战:除缺乏新颖性、创造性外,专利还可能因 “无工业应用性、违反公序良俗、描述不清晰、保护范围超原申请、权利人无权获得专利” 等理由被宣告无效;
2.侵权救济:企业作为专利权人,可向专门的企业法院(Tribunale delle imprese)提起侵权诉讼,请求禁令、损害赔偿、货物召回或销毁等救济;也可通过海关申请扣留涉嫌侵权的进口货物(依据欧盟 608/2013 条例);
3.证据保全:诉讼前可申请预防性措施(如侵权货物查封、证据保全),紧急情况下可申请单方临时禁令(需满足 “紧迫性” 和 “初步证据充分” 要件)。
五、企业出海特殊注意事项
1.管辖选择:2024 年 6 月 26 日米兰统一专利法院(UPC)中心庭正式运营,企业可选择在 UPC 或意大利国家法院 enforcement 专利权益,UPC 案件审理周期(12-18 个月)显著短于国家法院(一审通常 3 年);
2.权利共存:同一发明的意大利专利与欧洲专利可同时有效,企业可根据执法效率、管辖范围等因素选择维权渠道;
3.所有权纠纷:专利优先权或所有权争议需通过民事法院解决,企业需在合作、雇佣关系中明确发明所有权归属(尤其与高校、科研机构合作时,新规明确此类合作产生的发明权归所属机构,发明人保留署名权);
4.成本控制:国家专利一审诉讼成本约 2 万 - 10 万欧元(含专家费),UPC 案件启动费 1.2 万 - 2 万欧元,律师费因案件复杂度波动较大,企业需提前规划预算,胜诉方可追偿部分费用,但通常无法全额覆盖。
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